湖北省知识产权局

本期提要：

• 专利实务国别指南（美国）：专利侵权的金钱救济

• 美国2022年专利诉讼量排名第二：Bell　Semiconductor

• 2022年美国FRAND／RAND　许可发展热点：政策声明、专利池和IEEE变更




01　专利实务国别指南（美国）：专利侵权的金钱救济

专利权人有权获得不少于合理许可费的赔偿，合理许可费通常按照侵权销售产生的收入的百分比计算。为了确定合理许可费，通常在采用虚拟谈判法 （hypothetical　negotiation），即假设通情达理、公平交易的当事人在被控侵权开始时谈判，将二者本可能达成的许可费数额作为合理许可费。由于专利损害赔偿需要从经济学角度分析与专利价值有关的供需状况，因此经济学者或会计师等财务专家的证词可能影响审判中的使用费认定。在合理许可费的认定过程中，法院将考虑Georgia－Pacific案件所列出的15　个理想协商环境中许可人和被许可人会考虑的因素，包括但不限于：专利权人因授予系争专利许可而获得的使用费；被许可人因使用其他相当的专利而支付的费率；许可的性质和范围；许可人的既定政策和营销计划；许可人和被许可人之间的商业关系；专利的有效期和许可的期限。如果专利权人能够证明，若非侵权，其本可完成侵权人的销售，则其会在判决中获得侵权引起的所有销售损失的利润损失。若要判决利润损失，法院将考虑以下四项要素：

◆专利产品有市场需求；

◆市场上不存在可接受的非侵权替代产品；

◆权利人有制造和销售能力来满足对专利产品的市场需求；

◆和权利人在没有侵权行为存在时可以获得市场利润（称为“潘迪特测试”）。

在专利覆盖更大的产品组件时（例如受专利保护的Wi－Fi芯片包含在手机产品中），认定使用费基准（适用合理使用费费率的销售量）要从包含专利发明的最小可售单位的销量开始，然后减去非专利要素的价值，最后再对该使用费基准适用使用费费率。除非专利组件是客户对更大产品的需求的基础，否则不得将使用费费率适用于比最小专利实施可售单位更大的产品的销量。损害赔偿自侵权发生时起算。不过，可以获得损害赔偿的期间限制在提起诉讼前六年内以及起诉之后。这旨在防止专利权利懈怠行为，即专利权人明知侵权行为的存在，仍采取放任的态度，不及时主张自己的权利，待侵权人发展至一定规模时才提起侵权诉讼以索取高额赔偿的行为。获得诉前期间的损害赔偿的条件是，专利权人使用专利号对专利产品进行了标识标注，专利权人已在诉前向侵权人发送侵权的实际通知，或者不适用标识标注的情形（例如只涉及方法的权利要求，或专利权人未开展专利所覆盖产品的生产或许可）。专利权人将实际通知作为获得诉前损害赔偿的依据的，可以获得的损害赔偿只适用于通知后发生的侵权行为。在美国引入专利申请公开制度后，专利损害赔偿中的合理使用费开始从被控侵权人实际知悉公开申请的时间起算。这种情况下，公开专利申请所主张的发明必须与已授予专利所主张的发明实质相同。仅在专利被授权后，专利权人才能基于公开申请提出损害赔偿请求。

来源：https：／／mp．weixin．qq．com／s／FiPUWukpGsb－l3k－＿0GIFA




02　美国2022年专利诉讼量排名第二：Bell　Semiconductor

2022年，凭借从博通获得的大量专利，Bell　Semiconductor　LLC（以下简称原告）在美国发起大量专利侵权诉讼，并提起337调查。诉讼集中于半导体领域，覆盖了半导体顶尖企业和成长型企业，目前已涉及多家中国企业。建议相关出海企业注意规避侵权风险。

原告是一家位于美国特拉华州的有限责任公司，主要营业地点在One　West　Broad　Street，　Suite　901，　Bethlehem，　PA　18018。根据Lex　Machina《2023年美国专利诉讼报告》（报告撰写时诉讼信息尚未全部公开，因此部分案件未纳入统计），Bell　Semiconductor　LLC是2022年全美提起专利诉讼量第二的原告，并且2020－2022年发起专利诉讼的总量排名第三。

根据统计数据，原告自2019年起共发起专利侵权诉讼114起。2022年是原告专利诉讼量的分水岭，相比于2019－2021年的3年共计6起，2022年原告发起的诉讼数量激增至104起，呈井喷趋势。原告最高频起诉的企业依次为恩智浦半导体、芯科实验室、英伟达、艾迈斯半导体和超威半导体。受理法院主要为马萨诸塞州地区法院（31起，28％），其次为加尼福尼亚州中区法院（16起，14％）、加尼福尼亚州南区法院（11起，10％）。

原告为美国Hilco　Patent　Acquisition　56　LLC的全资子公司，而Hilco　Patent　Acquisition　56　LLC进一步为Hilco　IP　Merchant　Capital　LLC和Hilco　Inc（经营名称为Hilco　Global）共同控制。Hilco　Global是美国的一家资产管理公司，为国际市场提供估值、货币化和咨询解决方案。

2017年以来，原告从全球领先的有线和无线通信半导体公司Broadcom（博通）陆续取得大量专利。2019年12月，原告开始凭借取得的专利发起专利侵权诉讼，涉诉企业涵盖日本瑞萨电子、美国德州仪器、荷兰恩智浦半导体、美国微芯科技等半导体领域的领先企业。2022年，原告发起的诉讼数量大幅增加、范围更加广泛，AMD、亚德诺半导体、英飞凌、东芝存储器、英伟达等半导体企业相继涉诉。同年，原告还向美国国际贸易委员会申请发起337调查，一家中国企业涉诉。经初步分析，原告所持有的专利大多来源于受让，在获取受让专利后才开始发起诉讼，且通常为大规模或频繁起诉，疑似以经营专利为盈利手段的非执业实体（Non　－Practicing　Entities，　NPE）。

目前，有82件诉讼已结案，结案周期中位数132天。其中，0起原告胜诉，0起被告胜诉，13起程序性结案，其余69起均为和解结案（占全部案件的61％，占结案案件的84％）。

来源：https：／／mp．weixin．qq．com／s／GhKlokUvNJnJbid＿YdDXIg




03　2022　年美国　FRAND　／　RAND　许可发展热点：政策声明、专利池和　IEEE　变更

去年，美国政府在标准相关专利方面的政策发生了一些变化，其中每一个似乎都表明美国正在摆脱美国司法部　（DOJ）　反垄断司前助理检察长，Makan　Delrahim所支持的不过分干涉的／“新麦迪逊”方法。

首先是美国专利商标局　（USPTO）、美国国家标准与技术研究院　（NIST）　以及美国司法部（DOJ）于2021年12月6日发布的《关于受自愿　F／RAND承诺约束的标准必要专利的许可谈判和补救措施的政策声明草案》（2021年政策声明草案）　，公众意见征求截止日期为2022年2月4日。在受到产权倡导团体、国会现任议员和前政府官员等的批评浪潮之后，2021年政策声明草案未获通过。相反，美国司法部于2022年6月8日宣布，撤回了2019年12月19日的特朗普时代关于自愿受F／RAND承诺约束的标准必要专利补救措施的政策声明（2019年政策声明）。除其他问题外，2021年政策声明草案因在美国专利商标局　（USPTO）　和美国国家标准与技术研究院　（NIST）　的领导地位得到确认之前发布而受到批评。

另一个类似的发展是联邦贸易委员会　（FTC）主席Lina　M．　Khan和FTC委员Rebecca　Kelly　Slaughter与2022年5月17日向美国国际贸易委员会（USITC）就某些UMTS和LTE蜂窝通信模块以及包含相同模块的产品的调查提交了一份公共利益声明，其中表达了“承诺以公平、合理和非歧视　（FRAND）　条款许可SEP的SEP持有人正在寻求禁令以禁止产品进入市场，目的是获得对现有或潜在被许可人的影响力”这一观点受到越来越多的关注。公共利益声明进一步表示，“如果原告寻求许可并可以通过不同的美国法院的补救措施来解决问题，那么阻止美国的标准化产品销售的禁令将损害而非补偿消费者和其他市场参与者的利益”。飞利浦基于FRAND许可相关承诺而有权获得禁令的问题并未解决，这是因为飞利浦无法证明其任何专利受到侵犯，并且其专利因默示弃权而无法行使权力。与此相关的是，美国联邦巡回上诉法院维持了美国特拉华地区地方法院的裁决，驳回了Thales阻止飞利浦向USITC寻求禁令的提议。根据该意见，“投机性损害的证据，例如客户仅表示担心未来潜在的ITC禁令可能会影响　Thales　未来交付产品的能力，不足以表明存在无法弥补的损害的可能性。”

2022年发生的另一个与拒绝交易问题相关的重大发展可能会引起反垄断审查是美国第五巡回上诉法院就Continental诉　Avanci等一案做出裁决。但该裁决并非没有争议。第五巡回法院撤销了其最初的裁决，认定Continental不符合第III条的规定，其不是许可承诺的预期第三方受益人，也没有遭受任何损害，而是维持下级法院的裁决。

罕见的一次商业评述函被重新审查是在特朗普政府日渐衰败的期间，司法部就其与标准相关的专利政策提出的修订建议，准备了一份至电气和电子工程师协会（IEEE）的补充商业评述函。该补充商业评述函是针对反垄断部门发给IEEE的2015年商业评述函的回应，该补充商业评述函指出“已被频繁且错误地引用为对IEEE政策的认可，这不是我们的目的或意图。”除了被　司法部猜中，2015年的修订版极不受专利权人的欢迎，并导致IEEE收到了许多“负面”保证书。补充商业评述函随后于2021年4月从司法部商业评述函网站上删除。

尽管重新提交了补充商业评述函，但IEEE仍于2022年9月30日宣布了其与标准相关的专利政策的最新更新，该更新于2023年1月1日生效。最值得注意的是，IEEE　放弃了其2015年修正案中最具争议的两个方面，包括要求使用“实施必要专利权利要求的最小可销售合规实施”来确定“合理费率”，并将寻求禁令救济限制在实施者对RAND条款和条件“未能参与或遵守包括确认一级上诉复审的裁决结果”。关于后者，更新后的　IEEE　标准相关专利政策目前禁止“针对愿意诚信谈判以获得许可的实施者”寻求禁令，但有些令人困惑的是，指出“选择对任何上述问题诉讼或仲裁……本身并不意味着这样选择的一方不愿本着诚信原则进行谈判。”通过诉讼使实施者做出愿意／不愿意态度是不可避免的。尽管被誉为专利权人的胜利，并且肯定是对IEEE2015年标准相关专利政策的改进，但专利权人将如何回应尚无定论。最值得注意的是，高通公司对最新的更新表示了担忧。

爱立信和苹果公司之间旷日持久的争斗涉及到世界各地法院的许多诉讼。以美国为焦点，爱立信在得克萨斯州东区提起诉讼，要求其向ETSI声明遵守　FRAND　相关义务。爱立信主张的管辖权是基于苹果公司关于FRAND许可的声明，该声明发布在苹果的网站上。苹果公司在得克萨斯州东区以诉讼作出回应，除其他指控外，还声称违反了爱立信与FRAND相关的承诺，并寻求对爱立信全球必要专利组合的FRAND许可费声明以及关于三件爱立信专利的非必要性和非侵权声明。爱立信在德克萨斯州西区提起了两起专利侵权诉讼，并在美国国际贸易委员会提起了三起诉讼。苹果公司向USITC提出申诉，寻求阻止爱立信网络设备的进口，并提交了30多份多方复审申请。

就值得注意的FRAND许可相关进展而言，爱立信未能成功要求法官　Rodney　Gilstrap下达命令，要求苹果公司确认“只要符合FRAND原则，苹果公司已承诺接受并根据爱立信的要约条款执行”，而由于爱立信在哥伦比亚获得禁令，苹果公司未能获得要求爱立信“赔偿苹果公司遭受的任何罚款、费用、罚款和成本”的命令。爱立信还提出一项动议，要求苹果公司披露就“从苹果应用商店下载的收入信息”和“与　SEP　贬值或裁定许可相关的文件”等事项，该动议在双方和解后因无实际意义而被驳回。在　USITC　方面，爱立信未能反驳苹果的肯定性抗辩，即相关专利根据不洁手的公平原则被禁止的，爱立信寻求禁令构成专利滥用。

回到得克萨斯州东区，也许最奇怪的是苹果公司在爱立信提起的第一个案件中提出的保留其专利相关的索赔的动议，“等待解决‘专利组合范围内的FRAND　赔偿’”。在拒绝苹果公司的请求时，法院指出其对“苹果公司在整个案件中采取的先热后冷立场，以及共同未决的－376号诉讼”感到困惑，特别强调了苹果公司主张的专利索赔将会由于［第一个提交的爱立信案件］的结果变得“无意义”与其之前强烈反对必须接受FRAND许可之间的不一致。最近，在爱立信诉苹果案（关于审前动议和MIL的命令）中，法官Rodney　Gilstrap　驳回了爱立信针对苹果公司要求对爱立信全球必要专利组合宣布　FRAND　专利使用费（目前是第一项诉讼中的反诉）的索赔提出的建议判决动议，这一点具有重大意义，因为ETSI的义务不涉及“许可使用费”，而是关于FRAND“条款和条件”。值得注意的是，对于爱立信的罢工动议，苹果专家称苹果公司据称同意接受“约束”。

来源：https：／／mp．weixin．qq．com／s／Vn6JdS－G－eXgXHyFaTAhJg